商标法第十条第二款规定：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。”本条排除了将单纯的公众知晓的外国地名在我国作为商标进行使用和注册的可能性,并用但书形式列明了例外情况。

在实践中,虽然将外国地名作为商标或商标的组成部分需要冒着被认为是公众知晓而无法获得注册的风险,但是由于外国地名往往赋予商标一种异域风情,为标志增添了特殊的、吸引消费者的色彩,而且某些商家已将其含有外国地名的商标在其他数十个国家取得注册,因此向我国商标主管机关申请注册含有外国地名的商标的情况不在少数,如何看待外国地名在我国商标法上的可注册性,将是本文着力讨论的内容。

　  一、外国地名自身先天显著性较弱

　  具体显著性的商标才能实现商标的最基本的甄别功能。显著性的强弱直接决定了其是否可以得到注册。由于外国地名本身并非个人所独创,是一种明显的公众共享资源,所以单就外国地名的文字独创性来看显著性较弱。况且,外国地名因其与产品之间密切的联系则有着特殊性。如果该外国地名是该产品的生产地,那么此时外国地名只是一个产地说明,不可能排斥当地其他商家的使用,不具备商标的显著性。如果该外国地名不是该商品的产地,却在实际中使消费者产生该产品来源于该地的联想,那么又会因为其误导公众而无法获得注册。如果外国地名不是该商品的产地,在目前和未来一段时间内都可以合理推断出,普通公众不可能认为指定使用的商品来自于该外国地名,那么相比较前两者而言,这种显著性稍强一些,如果商品是普通常见的,不须由特定产地的特殊性决定其品质,而且外国地名也很生僻、不为中国消费者所熟知,那么这种外国地名的显著性也会稍强一些。

总而言之,外国地名作为商标注册或使用,其先天显著性较弱,这限制了其权利在商标法上受保护的力度和范围,也因此决定了目前商标主管机关对外国地名较为审慎、严格的态度。而对申请人而言,也应当对这种弱显著性的外国地名的可注册性具有合理的心理预期。

　  二、需把握的根本精神

　  实践中,申请注册的商标既可能是单纯的外国地名,也可能在外国地名外附加了文字、图形等其他成份；既可能是公众知晓的,也可能不是。在这些比较复杂的情况下,就有必要把握外国地名是否具有可注册性的根本精神是什么,再回归到个案的判断。

（一）　 这类商标的注册应当能够满足商标“显著性”的基本要求,维持商标的基本功能。

如前所述,外国地名先天显著性较弱。但是如果能够因为外国地名自身原因、或增加了其他成份,使其不再是纯地理叙述性的商标,那么就具备了“显著性”的要求,可以获得注册。

（二）这类商标的注册不得欺骗消费者或使消费者发生产源误认。

一般来讲,如果某产品的商标中含有因该种产品而为公众所知晓的外国地名,那么消费者会轻易产生信赖感并购买。但是如果产品并非来源于该地,就将误导消费者,使其陷于对产品来源的错误码认识中。这不但背离了商标的基本功能,也侵犯了消费者的基本权利,关系到了公众利益,所以无论商家观上是否出于故意,这种商标都会被法律所禁止。正如巴黎公约第六条之五中商标可以注册的除外条款所说的：“B.除下列情况外,对本条所适用的商标既不得拒绝注册也不得使注册无效：……（3）商标违反道德或公共秩序,尤其是具有欺骗公众的性质。”

值得注意的是,并非所有国家商标法都有类似于我国的“公众知晓的外国地名”的禁止性规定,而一般是表述为地理欺骗性。如美国商标法中的“欺骗性的地理性错误码描述”,英国商标法中“在地理来源方面具有欺骗公众的性质”,德国商标法中“对商品或服务的种类、品质或地理产地将会使公众产生误认的商标”,那么为何我国商标法法中会有此规定呢？笔者认为,如果外国地名不为公众所知晓,难道就不会像“公众知晓的外国地名”那样带有地理欺骗性吗？也并不尽然,比如没有人会认为“密西西比河”用在订书机商品上会在地理来源方面产生欺骗中国消费者的后果。又如向商标局在第9类上申请国际注册的“1860Munchen”,由于申请人就是该俱乐部,因此商标局予以核准注册。

　  因此,笔者认为现行法这种表述未必完整表达了法的应有之意,相反,这种表述“一刀切”地排斥了由单纯公众知晓的外国地名构成的商标使用和注册,这也许是今后修改商标法时值得斟酌的地方。在目前的法律框架下,在当事人在商标申请和主管机关在审查实践中,如何看待外国地名的可注册性,还需要全面考量一些因素。

　  三、需综合考虑的因素

　  （一）是否为我国公众所知晓

　  从法的规定可以推知,不为公众知晓的外国地名在我国商标法上是具有可注册性的,那么界定何为“公众知晓”就尤为重要。对公众知晓的判断应考虑受众范围、知晓程度和语言环境等因素。中文是目前中国的语言环境,根据《现代汉语词典》的解释,公众就是社会上大多数的人。虽然商标法上的“人”可能是由消费者、消售商等群体组成,但词典中的解释至少说明了对受众范围普遍性的要求。依此,应以我国大多数具有一般认知水平的人群为判断依据,而不是针对外语水平很高且熟悉外国地理的人群而言。另外,“公众知晓”本来也是个辩证概念,有的地名此时不出名,可能彼时就出名了,随着人民文化水平的提高和整个社会对品牌认知水平的进步,“公众知晓”的涵义也将是不断发展变化的。

在目前的执法过程中,虽然“公众知晓”可能已经是一种客观存在,但由于目前还缺一个较为统一全面的数据库,在审查时还是首先由主管机关的工作人员凭借专业素质、知识和经验进行判断的。为了统一标准,较好的解决办法应该是尽快由商标主管机关建立一个客观的对社会公众公开的数据库。

　  （二）是否有明显的其他含义或者经过使用获得的第二含义

　  有的外国地名本身就有其他含义,如法国城市NICE（尼斯）,中文又有“美好的”译意,这种情况下虽然该地为公众知晓,但是却因其有明显的其他含义,所以就可以不被禁用。当然,虽然很多外国地名也有其他含义,但不是每个有其他含义的词都可以因此获得注册。能够符合条件的外国地名本身应该具有与外国地名同等强度、或者是超出地名含义的足够强的含义,而且这里所说的“其他含义”应当是地名含义之外的、被社会大众广为接受的明显的其他含义。比如说HAVANA一词既有“古巴首都哈瓦那”的意思,字典上也可查到“（用古巴烟叶制成的）雪茄烟”的译意。对一般公众而言,看到HAVANA一词往往会反映为前者,而不会联想到后者,所以不是我们所说的“明显的其他含义”。

含有公众知晓的外国地名的商标也可以通过使用获得显著性,即获得第二含义。根据《巴黎公约》第六条之五（三）和TRIPS协议第十五条的规定即使有的标记本来不能区分有关商品或服务,成员也可以根据该标记经过使用而获得的识别性,决定是否注册该标记。在这种情况下,地名蕴含的商誉实际上是特定的生产经营者所创造的,外国地名已在特定商品和特定生产者之间产生直接的联系。在实践中,这种个案出现的机率虽然较小,但是对商标申请人而言,要想适用本条,最重要的是举出有力的使用证据,如广告宣传成本、使用范围广度和时间、销售额和消费者的认知程度等等。

　  （三）商标的整体表现形式

　  含有公众知晓的外国地名并不等同于地名文字本身。申请注册的含有外国地名的商标可能是有多种表现形式的,或是单纯的地名文字,但经过美术变形、艺术加工；或是加了图案；或是在同根词后加了词缀；或是其他无含义词组合；或是与其他有含义的词组合具有了新的含义。对此,笔者认为,此时应当对商标做整体的评价,即商品粮标整体上是否已经起到区别特定产源的作用。如果在外国地名上增加的成份使申请商标整体在音、形、义等各方面具备了强于地名的显著性,如“伦敦雾”、“巴黎春天”,使一般消费者在认读该商标时不仅仅或根本不会将其作为简单的公众知晓的外国地名来认知,不会导致对产源的误认,那么这种含有公众知晓的外国地名的商标就不为商标法所禁止。

　  “PARISBLUES”商标驳回复审案是较为典型的例子。商标评审委员会经评议认为,申请商标中的“PARIS”虽为法国首都的英文表现形式,属于公众知晓的外国地名,但加上“BLUES”后可译作“巴黎蓝”或“巴黎蓝调音乐”,申请商标已具整体含义,指定使用在第25类舞会装、鞋等商品上,不会引起消费者对产源产生误认。故申请商标应予以初步审定并公告。

在“HAVANACLUB及图”商标驳回复审案中,申请商标由“HAVANACLUB”和图形组成,其中“HAVANA”有古巴首都“哈瓦那”的含义,是公众知晓的外国地名。北京市第一中级人民法院做出判决：“在申请商标中HAVANA与CLUB虽分两行排列,但字型字体相同,HAVANA并不比CLUB及图形部公更突出、显著……申请商标文字部分中CLUB是中心词,HAVANA是对CLUB起修饰作用的词,一般消费者易将该文字部分理解为‘哈瓦那俱乐部’。由上述文字与图形共同组成的申请商标,不属于《商标法》第十条第二款的禁用情况。

　  （四）外国申请人在其本国和其他国家注册的情况

　  知识产权的基本属性之一是地域性。商标权的地域性是指一个国家或地区依照其本国的商标法或本地区的商标条约所授予的商标权,仅在该国或该地区有效,对他国或该地区以外的国家没有约束力。

在实践中,有些外国申请人的商标已在本国及世界上数十个国家获得注册,但在我国却无法获得注册,被驳回的理由中会有如下的考虑：一是商标权的地域性,在其本国和其他国家获得注册并不意味着也应在中国获得保护；二是在其他国家注册的证据形式不符合我国商标法、条例和评审规则的要求；再者是即使证据形式合法,那么在其他国家注册的情况也只能证明该商标的注册情况,而不能证明其使用情况。

　  笔者认为,商标的地域性并不是绝对的。我国是巴黎公约的成员国之一,《巴黎公约》第六条之五A.（1）规定,“在原属国正式注册的每一个商标,除应受本条规定的保留条件的约束外,本联盟其他国家也应和原属国注册那样接受申请和给予保护。”这晨所说的保留条件指的是该条B中所说的侵犯请求给予保护国家的既得权利、缺乏显著性、违反道德和公共秩序的例外规定。而且,在世界上其他几十甚至上百个国家的注册证明虽然不能直接说明其在我国的可注册性,但是至少可以证明国际上在某一特定问题观点上的趋同。

　  （五）商标和商品的关联程度

　  一般认为,商标同商品和服务本身的联系越密切,显著性就越弱,反之则越强。也就是说,虽然每种商品和服务都有自身的特性,但是如果一个公众知晓的外国地理名称没有指示商品的地理来源,与商品和服务的特性并没有其他可以直接引人联想的关系,那么就有可能获得注册。例如在钢笔商品上注册的“MONTBLANC”（勃朗峰）和商标局在电话、收音机等商品上初步审定的“NEWYORKYANKEES”商标。在考虑地理名称商标和商品的关联程度时,不仅要考虑目前的情况,也要考虑到在未来一段时间里相关公众而言,外国地名和商品是否会有合理的联系。正如欧共法院在Windsurfing Chiemsee Produktions-undVertriebsGmbH(WSC)一案中所说的,“即使目前在相关公众心目中地理名称和商品种类没有联系,主管机关也必须评价是否能合理推断出相关公众会把该名称作为商品地理来源。”

　  由于商标具有较强的个案性,所以有时需要综合几个因素做出判断。