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第16716632号“红色小象”商标不予注册复审决定书
发布于 2020-02-14 10:06 阅读（）
申请人不服我局(2017)商标异字第0000044415号不予注册决定，于2017年11月27日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。
原异议人主要异议理由：第16716632号“红色小象”商标（以下称被异议商标）与原异议人作为在先权利人及利害关系人在先注册、使用的第16571378号、第5209642号、第16571426号、第16571532号等“红色小象”商标（以下分别称引证商标一、二、三、四）构成类似商品和服务上的相同商标。被异议商标是对原异议人在先使用并具有一定知名度的商标的恶意抢注。申请人注册被异议商标具有明显的主观恶意，其行为显然属于以不正当手段仿冒引证商标，违反诚实信用原则，且申请人大量抢注他人知名品牌。被异议商标带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点产生误认，且将会产生诸多不良影响。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第四十四条的规定，请求将被异议商标不予核准注册。
原异议人提交了以下主要证据（以复印件形式）：
1、《联合使用商标说明》；
2、广告合同；
3、明星代言合同；
4、宣传使用资料、红色小象电子商务渠道销售合同；
5、宣传合同及发票；
6、原异议人及其关联企业查询结果；
7、“红色小象”商标播放广告监测报告、网络媒体报道等。
不予注册决定认为：被异议商标“红色小象”指定使用于第21类“手动清洁器具、沐浴海绵”商品上。异议人引证在先注册的第16571532号“红色小象”商标核定使用于第35类“为零售目的在通讯媒体上展示商品”等服务上。双方商标指定使用商品或服务不类似，因此二者未构成使用于类似商品或服务上的近似商标。异议人引证在先注册的第5209642号、第16571378号、第16571426号“红色小象”商标核定使用于第3类“化妆品、洗涤剂”、第21类“家用器皿、玻璃瓶（容器）”、第25类“婴儿全套衣”等商品上。异议人“红色小象”商标为异议人所独创，具有较强的显著性。被异议商标文字与异议人引证商标相同，且指定使用商品与异议人上述引证商标核定使用的部分商品在功能用途及消费对象等方面具有一定的关联性，被异议商标如予注册使用，易使消费者误认为其商品来源于异议人或与异议人有某种联系，从而导致混淆误认。依据《商标法》第十条第一款第（七）项、第三十条、第三十五条规定，决定：第16716632号“红色小象”商标不予注册。
申请人复审的主要理由：被异议商标与诸引证商标未构成使用在类似商品上的近似商标。在先已有类似案例获准注册，根据审查一致性原则，被异议商标也理应予以核准注册。
申请人向我局提交了以下主要证据（复印件）：行政裁定。
我局向原异议人寄送的参加不予注册复审通知书被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，原异议人向我局提交了以下意见：申请人的实际控制人宋树峰曾在原异议人一方任职，对原异议人的“红色小象”系列商标明知。申请人恶意抢注原异议人在先使用并具有一定影响的商标。申请人多次恶意抢注同行业知名商标，其主观恶意明显。原异议人的“红色小象”商标经过其广泛宣传和使用已经成为事实上的驰名商标，被异议商标构成对原异议人“红色小象”驰名商标的复制。被异议商标容易使相关公众对商品的来源产生误认，具有欺骗性，扰乱正常的市场经济秩序，易造成不良的社会影响。被异议商标与原异议人引证商标一、二、三、四及在先使用的“红色小象”商标构成相同商标。申请人所列举案例与本案情形不一致，不能作为本案认定事实理由的依据。综上，依据《商标法》第十一条第一款第（七）项、第（八）项、第十三条第三款、第十五条、第三十二条、第四十四条第一款等规定，请求将被异议商标不予核准注册。
原异议人向我局提交了以下主要证据（以光盘、复印件形式）：
1、申请人企业在“Companies House”网站查询结果；
2、原异议人称宋树峰在原异议人一方任职的应聘资料、劳动合同、离职证明、在职期间经手订立的合同；
3、原异议人对“红色小象”品牌销售进行的准备工作相关证据，包括立项会议纪要、价目手册制作、市场调研、委托加工合同及发票等；
4、申请人及原异议人相关时间点梳理；
5、原异议人一方的商标联合使用声明；
6、原异议人在被异议商标申请日之前销售证据；
7、原异议人与湖南卫视签订的合同及补充协议、明星代言合同及代言照片；
8、“红色小象”在湖南卫视播放广告监测报告。
原异议人分别于2018年9月3日、2019年2月22日补充提交如下证据（以光盘、复印件形式）：
9、上海束美化妆品有限公司与案外他人签订的对“红色小象母婴产品”销售合同、苏州工业园区黎姿化妆品有限公司对“红色小象幼童训练牙刷、防护牙刷、清洁牙刷、沐浴棉、奶瓶、奶嘴、保温杯等商品”销售发货单、产品照片等；
10、申请人企业在“companies house”网站的查询结果公证书复印件。
经复审查明：1、被异议商标于2015年4月15日由申请人提出注册申请，于2016年3月20日在第21类手动清洁器具、沐浴海绵商品上获初步审定。
2、引证商标二于被异议商标申请注册日前获准注册，核定使用在第3类化妆品等商品上。
引证商标一、三、四申请注册日期早于被异议商标申请注册日，获初步审定日期晚于被异议商标申请注册日，分别核定使用在第21类家用器皿等商品、第25类服装等商品、第35类商业橱窗布置等服务上。针对引证商标一、三、四本案适用《商标法》第三十一条予以审理。
至本案审理时，诸引证商标已转让至上海上美化妆品有限公司名下，为有效注册商标。
3、由原异议人提交的证据5《联合使用商标声明》可知，原异议人、上海上美化妆品有限公司（变更前的企业名称为上海卡卡化妆品有限公司）、上海韩束化妆品有限公司为关联公司，前述主体对名下“韩束”、“KANS”、“一叶子”、“红色小象”等商标进行联合使用，并有维护的权利及义务。据此，本案原异议人属于本案的利害关系人，具有依据《商标法》相关条款对被异议商标提出异议申请及复审答辩的主体资格。
以上事实由商标档案及原异议人在案证据予以佐证。
我局认为，原异议人请求对被异议商标不予核准注册引用的《商标法》第七条为总则性条款，其实质内容已体现在《商标法》相关实体条款中，故我局将根据当事人的评审理由、在案证据及查明的事实，依据《商标法》的相应实体条款予以审理。
一、被异议商标与引证商标一、二、三、四是否构成《商标法》第三十条、第三十一条所指使用在同一种或类似商品及服务上的近似商标。
被异议商标核定使用的商品与引证商标二、三、四核定使用的商品或服务未构成相同或类似商品及服务，被异议商标与引证商标二、三、四未构成《商标法》第三十条、第三十一条所指使用在同一种或类似商品及服务上的近似商标。被异议商标“红色小象”与引证商标一“红色小象”在文字构成、呼叫等方面均相同，已构成相同商标。被异议商标指定使用的手动清洁器具、沐浴海绵商品与引证商标一核定使用的水桶、家用器皿等商品在功能、用途，消费对象、销售场所等方面具有较强的关联性。被异议商标与原异议人引证商标一在同一种或类似或具有较强关联性的商品上共存于市场，易导致相关公众对商品来源产生混淆、误认。因此，被异议商标与引证商标一已构成《商标法》第三十一条所指使用在同一种或类似商品上的相同商标。
二、被异议商标的注册是否构成对原异议人在先使用商标的抢注，进而违反了《商标法》第三十二条关于申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”之规定。
《商标法》第三十二条关于申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”之规定是对未注册商标予以保护的条款，而本案引证商标一已在先获准注册，且我局对其基于注册形成的在先商标权利通过《商标法》第三十一条予以保护，故本案不适用《商标法》第三十二条的规定审理。
此外，被异议商标未构成《商标法》第十条第一款第（七）项所指的“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”情形。被异议商标不属于《商标法》第十条第一款第（八）项规定禁止注册和使用的具有不良影响的标志。《商标法》第四十四条第一款所指的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形涉及的是撤销商标注册的绝对事由，这些行为损害的是公共秩序或公共利益，或是妨碍商标注册管理秩序的行为。我局经评审认为，尚无充分理由可以认定被异议商标存在上述情形，原异议人依据上述条款的相关主张不能成立。
关于原异议人称被异议商标违反《商标法》第十三条、第十五条的规定，我局认为，被异议商标的异议不予注册决定及原异议人异议理由、申请人申请复审理由中均未提及上述意见，上述理由不属于复审审理范围，故对于原异议人的上述意见不予评述。
依照《中华人民共和国商标法》第三十一条、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我局决定如下：
被异议商标在复审商品上不予核准注册。
申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
原异议人主要异议理由：第16716632号“红色小象”商标（以下称被异议商标）与原异议人作为在先权利人及利害关系人在先注册、使用的第16571378号、第5209642号、第16571426号、第16571532号等“红色小象”商标（以下分别称引证商标一、二、三、四）构成类似商品和服务上的相同商标。被异议商标是对原异议人在先使用并具有一定知名度的商标的恶意抢注。申请人注册被异议商标具有明显的主观恶意，其行为显然属于以不正当手段仿冒引证商标，违反诚实信用原则，且申请人大量抢注他人知名品牌。被异议商标带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点产生误认，且将会产生诸多不良影响。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第四十四条的规定，请求将被异议商标不予核准注册。
原异议人提交了以下主要证据（以复印件形式）：
1、《联合使用商标说明》；
2、广告合同；
3、明星代言合同；
4、宣传使用资料、红色小象电子商务渠道销售合同；
5、宣传合同及发票；
6、原异议人及其关联企业查询结果；
7、“红色小象”商标播放广告监测报告、网络媒体报道等。
不予注册决定认为：被异议商标“红色小象”指定使用于第21类“手动清洁器具、沐浴海绵”商品上。异议人引证在先注册的第16571532号“红色小象”商标核定使用于第35类“为零售目的在通讯媒体上展示商品”等服务上。双方商标指定使用商品或服务不类似，因此二者未构成使用于类似商品或服务上的近似商标。异议人引证在先注册的第5209642号、第16571378号、第16571426号“红色小象”商标核定使用于第3类“化妆品、洗涤剂”、第21类“家用器皿、玻璃瓶（容器）”、第25类“婴儿全套衣”等商品上。异议人“红色小象”商标为异议人所独创，具有较强的显著性。被异议商标文字与异议人引证商标相同，且指定使用商品与异议人上述引证商标核定使用的部分商品在功能用途及消费对象等方面具有一定的关联性，被异议商标如予注册使用，易使消费者误认为其商品来源于异议人或与异议人有某种联系，从而导致混淆误认。依据《商标法》第十条第一款第（七）项、第三十条、第三十五条规定，决定：第16716632号“红色小象”商标不予注册。
申请人复审的主要理由：被异议商标与诸引证商标未构成使用在类似商品上的近似商标。在先已有类似案例获准注册，根据审查一致性原则，被异议商标也理应予以核准注册。
申请人向我局提交了以下主要证据（复印件）：行政裁定。
我局向原异议人寄送的参加不予注册复审通知书被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，原异议人向我局提交了以下意见：申请人的实际控制人宋树峰曾在原异议人一方任职，对原异议人的“红色小象”系列商标明知。申请人恶意抢注原异议人在先使用并具有一定影响的商标。申请人多次恶意抢注同行业知名商标，其主观恶意明显。原异议人的“红色小象”商标经过其广泛宣传和使用已经成为事实上的驰名商标，被异议商标构成对原异议人“红色小象”驰名商标的复制。被异议商标容易使相关公众对商品的来源产生误认，具有欺骗性，扰乱正常的市场经济秩序，易造成不良的社会影响。被异议商标与原异议人引证商标一、二、三、四及在先使用的“红色小象”商标构成相同商标。申请人所列举案例与本案情形不一致，不能作为本案认定事实理由的依据。综上，依据《商标法》第十一条第一款第（七）项、第（八）项、第十三条第三款、第十五条、第三十二条、第四十四条第一款等规定，请求将被异议商标不予核准注册。
原异议人向我局提交了以下主要证据（以光盘、复印件形式）：
1、申请人企业在“Companies House”网站查询结果；
2、原异议人称宋树峰在原异议人一方任职的应聘资料、劳动合同、离职证明、在职期间经手订立的合同；
3、原异议人对“红色小象”品牌销售进行的准备工作相关证据，包括立项会议纪要、价目手册制作、市场调研、委托加工合同及发票等；
4、申请人及原异议人相关时间点梳理；
5、原异议人一方的商标联合使用声明；
6、原异议人在被异议商标申请日之前销售证据；
7、原异议人与湖南卫视签订的合同及补充协议、明星代言合同及代言照片；
8、“红色小象”在湖南卫视播放广告监测报告。
原异议人分别于2018年9月3日、2019年2月22日补充提交如下证据（以光盘、复印件形式）：
9、上海束美化妆品有限公司与案外他人签订的对“红色小象母婴产品”销售合同、苏州工业园区黎姿化妆品有限公司对“红色小象幼童训练牙刷、防护牙刷、清洁牙刷、沐浴棉、奶瓶、奶嘴、保温杯等商品”销售发货单、产品照片等；
10、申请人企业在“companies house”网站的查询结果公证书复印件。
经复审查明：1、被异议商标于2015年4月15日由申请人提出注册申请，于2016年3月20日在第21类手动清洁器具、沐浴海绵商品上获初步审定。
2、引证商标二于被异议商标申请注册日前获准注册，核定使用在第3类化妆品等商品上。
引证商标一、三、四申请注册日期早于被异议商标申请注册日，获初步审定日期晚于被异议商标申请注册日，分别核定使用在第21类家用器皿等商品、第25类服装等商品、第35类商业橱窗布置等服务上。针对引证商标一、三、四本案适用《商标法》第三十一条予以审理。
至本案审理时，诸引证商标已转让至上海上美化妆品有限公司名下，为有效注册商标。
3、由原异议人提交的证据5《联合使用商标声明》可知，原异议人、上海上美化妆品有限公司（变更前的企业名称为上海卡卡化妆品有限公司）、上海韩束化妆品有限公司为关联公司，前述主体对名下“韩束”、“KANS”、“一叶子”、“红色小象”等商标进行联合使用，并有维护的权利及义务。据此，本案原异议人属于本案的利害关系人，具有依据《商标法》相关条款对被异议商标提出异议申请及复审答辩的主体资格。
以上事实由商标档案及原异议人在案证据予以佐证。
我局认为，原异议人请求对被异议商标不予核准注册引用的《商标法》第七条为总则性条款，其实质内容已体现在《商标法》相关实体条款中，故我局将根据当事人的评审理由、在案证据及查明的事实，依据《商标法》的相应实体条款予以审理。
一、被异议商标与引证商标一、二、三、四是否构成《商标法》第三十条、第三十一条所指使用在同一种或类似商品及服务上的近似商标。
被异议商标核定使用的商品与引证商标二、三、四核定使用的商品或服务未构成相同或类似商品及服务，被异议商标与引证商标二、三、四未构成《商标法》第三十条、第三十一条所指使用在同一种或类似商品及服务上的近似商标。被异议商标“红色小象”与引证商标一“红色小象”在文字构成、呼叫等方面均相同，已构成相同商标。被异议商标指定使用的手动清洁器具、沐浴海绵商品与引证商标一核定使用的水桶、家用器皿等商品在功能、用途，消费对象、销售场所等方面具有较强的关联性。被异议商标与原异议人引证商标一在同一种或类似或具有较强关联性的商品上共存于市场，易导致相关公众对商品来源产生混淆、误认。因此，被异议商标与引证商标一已构成《商标法》第三十一条所指使用在同一种或类似商品上的相同商标。
二、被异议商标的注册是否构成对原异议人在先使用商标的抢注，进而违反了《商标法》第三十二条关于申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”之规定。
《商标法》第三十二条关于申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”之规定是对未注册商标予以保护的条款，而本案引证商标一已在先获准注册，且我局对其基于注册形成的在先商标权利通过《商标法》第三十一条予以保护，故本案不适用《商标法》第三十二条的规定审理。
此外，被异议商标未构成《商标法》第十条第一款第（七）项所指的“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”情形。被异议商标不属于《商标法》第十条第一款第（八）项规定禁止注册和使用的具有不良影响的标志。《商标法》第四十四条第一款所指的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形涉及的是撤销商标注册的绝对事由，这些行为损害的是公共秩序或公共利益，或是妨碍商标注册管理秩序的行为。我局经评审认为，尚无充分理由可以认定被异议商标存在上述情形，原异议人依据上述条款的相关主张不能成立。
关于原异议人称被异议商标违反《商标法》第十三条、第十五条的规定，我局认为，被异议商标的异议不予注册决定及原异议人异议理由、申请人申请复审理由中均未提及上述意见，上述理由不属于复审审理范围，故对于原异议人的上述意见不予评述。
依照《中华人民共和国商标法》第三十一条、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我局决定如下：
被异议商标在复审商品上不予核准注册。
申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
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